Роялті

Таке непросте роялті

На перший погляд запитання про те, чи вважаються роялті платежем за використання торговельного знаку за ліцензійним договором, укладеним з власником свідоцтва на цей знак, є нескладним. Будь-хто скаже, що вважаються, посилаючись при цьому на п. 1.30 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Однак не все так просто. Пропонуємо проаналізувати цю норму більш детально.

Відповідно до п. 1.30 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (надалі – Закон про оподаткування прибутку) роялті – це платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених у частині першій цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об’єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли таке оприлюднення (розголошування) є обов’язковим згідно із законодавством України.

Прочитаємо ще раз уважно абзац 1 пункту 1.30 статті 1. Тут зазначено декілька видів платежів, одержаних як винагорода, а саме:
за користування або за надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення;
за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Тобто просте питання виявляється зовсім не простим, оскільки буквальне розуміння абзацу 1 пункту 1.30 ст. 1 Закону викликає сумніви щодо віднесення до роялті платежів, одержаних як винагорода за надання права на користування торговельною маркою (знаком для товарів і послуг). Замість простого і звичайного застосування щодо знаку на товари і послуги висловлювання, наведеного на початку пункту – «за користування або за надання права на користування», закон визначив належність до роялті лише платежів за придбання знаку. Але придбання знаку у власність не є роялті – читай абзац 2 пункту 1.30! Отже, слід найти виправдання тій позиції, яка ще недавно жодного виправдання не потребувала…

Слід звернути увагу на один цікавий момент. Редакція п. 1.30 ст. 1 Закону про прибуток, якою ми користуємося сьогодні, народилася у 2000 році разом із Законом України від 02.03.2000 р. № 1523-111 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування». До цього закону пункт 1.30 виглядав наступним чином:

«Роялті – платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промислової, власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об’єктом права власності суб’єкта господарської діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та послуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислювальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау)».

Різниця, маючи на увазі те, що нас турбує, очевидна. Попередня редакція чітко визначала платежі за використання знаку на товари та послуги як роялті. Що ж змусило законодавця все заплутати та застосувати термін «придбання знаку»?

Сумніви, що не будь-яке використання будь-якого об’єкта інтелектуальної власності є роялті, були (а може і залишаються) і в податкових органів. Спочатку тяжка доля спіткала винагороду за надання власником охоронного документу дозволу на використання об’єкта промислової власності на підставі ліцензійного договору. Державна податкова адміністрація України листом від 15.05.2000 р. № 3431/5/15-1116 повідомила, що відповідна норма закону не передбачає віднесення вищезгаданої винагороди під поняття «роялті». І тут нічого не подієш, бо дійсно такі слова «як використання об’єкту промислової власності» у п. 1.30 не згадуються. Хоча буквально через місяць податкова «передумала» і в листі від 29.06.2000 р. № 06-10/342 зазначила, що платежі за використання будь-якого об’єкту промислової власності підпадають під поняття «роялті».

Не надали податковій впевненості й минулі роки. Спочатку був лист від 7.02.2006 р. № 2339/7/15-0317 і все було добре – платежі за ліцензійною угодою за надання права на використання торгового знаку є роялті. Згодом податкова відкликала цей лист (листи про відкликання від 24.02.2006 р. № 1693/6/15-0316, 0317). Трохи пізніше в ситуацію втрутився Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, який на запитання ДПА України листом від 9.08.2006 р. № 06-10/10-375 заступився за тих, хто мав сміливість вважати платежі за використання торговельної марки роялті. Після цього податківці слово в слово переписали лист Комітету і видали його за свій під № 15426/7/15-0317 від 16.08.2006 р.

Однак ми вже звикли не довіряти листам податкового органу, думка якого часто буває невиправданою і змінюється на протилежну з невідомих нам причин як вітер (чи, вибачте, влада).

Спробуємо розібратися самі й знайти обґрунтоване пояснення для висловлювання «винагорода…за придбання…зареєстрованого знака на товари і послуги чи торгової марки». З огляду на пряму вказівку Закону про оподаткування прибутку, яка міститься у абзаці 2 п. 1.30 ст. 1 про те, що платежі, пов’язані з передачею права власності на об’єкт інтелектуальної власності, не є роялті, постають два запитання:
Що таке «придбання знаку» і якщо до роялті не відносяться платежі за придбання знаку для товарів і послуг у власність, то на яких ще умовах (крім придбання у власність) може відбуватися таке придбання?
Чи відносяться до роялті платежі за використання знаку для товарів і послуг?


Тонкощі термінології

Стаття 418 Цивільного кодексу України визначає право інтелектуальної власності як право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. До об’єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, як це визначено ст. 420 Цивільного кодексу, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Слід звернути увагу на те, що відповідний закон – Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (надалі – Закон про охорону прав на знаки) не оперує терміном «торговельний знак», а використовує лише термін «знак для товарів і послуг» відповідно до термінології так званого «старого» Цивільного кодексу Української РСР 1963 року, який втратив чинність з 1.01.2004 р.

Новий Цивільний кодекс вводить термін «торговельна марка (знак для товарів і послуг)». При цьому у главі 44 книги 4 законодавець взагалі відмовляється від додаткових слів «знак для товарів та послуг» та використовує лише словосполучення «торговельна марка». До речі, Господарський кодекс України теж вставив свої «п’ять копійок» у регулювання відносин щодо використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, чим ще більше заплутав ситуацію, назвавши знак для товарів і послуг «торговельною маркою (знаком для товарів і послуг)».

Не важко здогадатися, що всі підзаконні акти, видані на виконання Закону про охорону прав на знаки, використовують термін цього Закону «знак для товарів і послуг». Йдеться, наприклад, про такі підзаконні акти, як Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р., Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р. тощо. Жодні зміни, пов’язані зі зміною найменування об’єкту права інтелектуальної власності, запровадженою Цивільним і Господарським кодексами, ані в Закон про охорону прав на знаки, ані в підзаконні акти не вносились.

Про причини такої зміни у термінології ми можемо лише здогадуватися і сподіваємося на те, що торговельна марка і знак для товарів і послуг – це одне й те саме, враховуючи що Цивільний кодекс і Закон про охорону прав на знаки надають дуже схожі описання визначення «торговельна марка» (за Цивільним кодексом) та «знаку для товарів і послуг» (за Законом про охорону прав). За Цивільним кодексом торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами (ст. 492). За Законом про охорону прав на знаки знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1). Думається, що надання переваги словосполученню «торговельний знак» було для законодавця лише даниною загальновживаній термінології, бо, дійсно, у повсякденні ми називаємо знак для товарів і послуг «торговою маркою».

Однак рекордсменом по створенню сумнівів, як завжди, виявився Закон про оподаткування прибутку, який у пункті 1.30 статті 1 застосував термін «зареєстрований знак на товари і послуги чи торгова марка» (у відповідному падежі). Враховуючи застосування сполучника «чи», законодавець тим самим визнав нетотожність понять «знак для товарів і послуг» та «торгова марка». Думається, що законодавець виходив з того, що необхідно застосовувати не тільки термін, який використовується в національному законодавстві – «знак для товарів і послуг», – але й той, який використовується в міжнародному законодавстві (Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р., до якої Україна приєдналась 25.12.1991 р.). Зазначена Конвенція дійсно використовує термін «торгова марка» для позначення об’єктів охорони промислової власності. Але в такому випадку, чому в Законі про оподаткування прибутку несправедливо забули згадати інший об’єкт охорони, зазначений в Конвенції, – «знак обслуговування», який є аналогом «знаку для послуг»? Віднесемо цю прогалину на совість авторів закону, і припустимо, що коли ми згадуємо про торговельний чи товарний знак чи знак для товарів і послуг, ми маємо на увазі назву одного й того самого об’єкту права інтелектуальної власності.


Висновки, які можна зробити

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності. До об’єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, як це визначено ст. 420 Цивільного кодексу, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (ст. 494 ЦК). Статті 424 і 495 ЦК до майнових прав інтелектуальної власності взагалі, й на торговельну марку, зокрема, відносять право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ст. 426 ЦК використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об’єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором. Відповідно до ст. 427 ЦК майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі.

Закон України про охорону знаків також зазначає, що свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику право використовувати знак, а також інші права, визначені законом. Відповідно до ст. 16 Закону про охорону знаків власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі та підписані сторонами.

Таким чином, спеціальне законодавство з питань інтелектуальної власності надає суб’єкту інтелектуальної власності inter allia права дозволяти іншій особі:
використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме торговельної марки (за термінологією Цивільного кодексу) або використання знаку для товарів і послуг (за термінологією Закону про охорону прав);
передавати іншій особі майнові права інтелектуальної власності (за термінологією Цивільного кодексу) або передавати право власності на знак (за термінологією Закону про охорону прав).

З огляду на це стає очевидним, що об’єктом передачі, а отже і об’єктом набуття може бути не знак, як позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб, а право власності на знак або словами Цивільного кодексу – майнове право.

Що стосується самого знаку як позначення, то власник свідоцтва може лише надати дозвіл на користування знаком, як об’єктом права інтелектуальної власності. Тому формулювання п. 1.30 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» «придбання зареєстрованого знака» можна тлумачити лише як «використання зареєстрованого знака», враховуючи, що за змістом законодавства знак як об’єкт може придбаватися виключно для цілей використання.

Наступним має бути висновок про те, що платежі за придбання зареєстрованого знаку для товарів і послуг з метою його використання за всіма ознаками відносяться до роялті з усіма податковим наслідками.

Таким чином, якщо особа володіє правом інтелектуальної власності на торговельний знак (знак для товарів і послуг) та надає іншій особі дозвіл на використання цього знаку, при чому умови користування таким знаками не надають право користувачу продати або відчужити іншим способом, то платежі за таким договором повністю є роялті у розумінні п. 1.30 ст. 1 Закону про оподаткування прибутку.